Выплата роялти за использование товарных знаков нерезиденту – материнской компании

|

Как это выглядит с позиции практики:

Компания-нерезидент (материнская компания) учредила в РФ дочернюю компанию. С этой дочерней компанией материнской компанией заключено лицензионное соглашение об использовании товарных знаков (торговых марок):

Материнская компания
(нерезидент)
↓
Лицензионное соглашение
об использовании товарных знаков
↓
Дочерняя компания
(в Российской Федерации)

Соглашение надлежащим образом легализовано в юрисдикциях как материнской, так и дочерней (протокол общего собрания участников1, если требуется, регистрация в Роспатенте2) компаний.

Обе компании хотят оценить правовые и налоговые риски, а также правовые последствия, которые из этого вытекают.

Что нужно проверить юристам и в какой последовательности?

Часто ограничиваются анализом на предмет соответствия нормам национального права, в том числе:

  1. корпоративного права (одобрение сделок, относящееся к исключительной компетенции общего собрания или единственного участника общества) и
  2. права, регулирующего интеллектуальную собственность, а также порядок регистрации (в случае с он применим) как самих объектов интеллектуальной собственности (например, товарные знаки), так и предоставление таких объектов в пользование по договору (то есть лицензионный договор).

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (ч. 1 ст. 1235 ГК РФ).

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг (ст. 1477 ГК РФ).

На практике все сложнее:

  1. В контексте сделок с взаимозависимыми лицами:
    • Вначале устанавливается структура группы компаний, определяется, применяется ли данная структура лицензирования в других компаниях группы3,
    • Устанавливается, чем именно занимается дочерняя компания: является ли она исключительно ритейловой и/или осуществляет производство, экспорт (напрямую или через контролируемую сбытовую компанию)4,
    • Учитывается также наличие внутригрупповых займов (если они есть)5,
    •  Учитывается, есть ли у дочерней компании прибыль и распределяется ли данная прибыль посредством выплаты дивидендов6,
  2. В контексте таможенных правоотношений:
    • Если дочерняя компания импортирует продукцию, включила ли она лицензионные платежи (роялти) в таможенную стоимость импортируемого товара, обусловлена ли поставка продукции выплатой роялти7, 
    • Если дочерняя компания также осуществляет производство и экспорт, использует ли она иные (нежели товарные знаки) объекты интеллектуальной собственности (например, секреты производства, то есть ноу-хау) и на каких (договорных) условиях, включила ли она эти лицензионные платежи (роялти) в таможенную стоимость импортируемого товара8,
  3. В контексте валютных правоотношений:
    • Учитываются ограничения в части трансграничных операций9.
  4. В контексте возмещения НДС и применения льгот по налогу на прибыль организаций (если имеются):
    • Учитывается значительность возмещаемого НДС, уплаченного дочерней компанией при импорте товара.
  5. В контексте международных отношений:
    • Учитываются ограничения по получению сумм роялти материнской компанией.

По каждому из вышепреведенных контекстов перечислим правовые основания:

  1. Договоры об избежании двойного налогооложения, раздел V.1 НК РФ: устанавливают критерии для отнесения компаний к взаимозависимым, а сделок – к рыночным (arm’s length principle); обуславливает наличие рисков корректировок сумм налогов, доначислений и штрафов, переквалификации роялти в дивиденды с корректировкой применяемой ставки налога,
  2. Подп. 7 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС: устанавливает обязанность по включению в таможенную стоимость ввозимых товаров (в составе дополнительных начислений к цене) роялти, которые “относятся к ввозимым товарам и которые прямо или косвенно произвел или должен произвести покупатель”; обуславливает наличие рисков корректировок таможенной стоимости, доначислений и штрафов,
  3. ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О  валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указ от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями»: устанавливают порядок исполнения обязательств перед иностранными контрагентами; обуславливают наличие рисков административных штрафов и уголовной ответственности,
  4. Ст. 172 НК РФ: устанавливает порядок применения налоговых вычетов по НДС; обуславливает наличие рисков отказа в возмещении НДС,
  5. Нормы национального права государства инкорпорации материнской компании: устанавливают порядок принятия платежей от дочерней компании; обуславливает наличие санкционных рисков.

Вывод:

Выплата роялти нерезиденту – материнской компании требует серьезной и комплексной оценки рисков перед принятием решений. Если юрист оценивает исключительно сам договор без анализа фактических обстоятельств, не учитывает требования норм налогового и валютного права, такая оценка чревата серьезной проблемой для бизнеса. В таких вопросам участие специалистов по налоговому, таможенному праву, бухгалтерскому учету обязательно, причем как со стороны дочерней компании, так и со стороны материнской.

  1. Ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”; ст. 81 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”. ↩︎
  2. См. ст. 1481 ГК РФ. ↩︎
  3. Раздел V.1 НК РФ. ↩︎
  4. Там же. ↩︎
  5. См. ст. 269 НК РФ. ↩︎
  6. См. там же. ↩︎
  7. См. письмо Минфина России от 10.02.2025 № 27-01-21/11349. ↩︎
  8. См. там же. ↩︎
  9. Указ Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». ↩︎
Scroll to Top